El presente artículo trata sobre la reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona en el Procedimiento Ordinario 1312/19-J en la que concluyó que el distribuidor no había obrado de mala fe a la hora de registrar la marca del fabricante pese a que el Artículo 10.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que indica que “a menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.”

La actora, en este caso una sociedad de derecho holandés ejercitó una acción de nulidad amparándose en el Artículo 51 LM que establece que “el registro de la marca podrá declararse nulo (…) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.”

Por tanto pudiera pensarse que dicho requisito –mala fe– pudiera resultar evidente dado que las partes entablaron acciones comerciales ya en el año 1997 y durante todo ese tiempo el distribuidor había comercializado los productos del fabricante bajo la marca objeto del procedimiento, por lo que se alegó de contrario que el registro marcario se había llevado a cabo –en el año 2009- con un objeto meramente obstativo cuyo fin último pretendía impedir que el fabricante pudiera comercializar sus productos en territorio español.

Por parte del demandado y tal y como sostuvo esta defensa, el registro no se llevó a cabo con objeto de que el fabricante pudiera seguir introduciendo en el mercado nacional sus productos de maquinaria agrícola, sino que el mismo se llevó a cabo precisamente para proteger el signo toda vez que cada vez eran mayores los actos llevados a cabo por diversos competidores que utilizaban la denominación con intención de inducir a error o confusión al público consumidor.

Prueba de ello fue precisamente la interposición de una denuncia penal en el año 2015 con motivo del uso de la denominación controvertida por parte de varios competidores en la que intervino de forma activa el jefe de ventas y responsable de la demandante en España ayudando a identificar los productos presuntamente falsificados, alegándose por esta parte que precisamente con su actuación ayudó a defender una marca cuya nulidad posteriormente pretendió el fabricante, lo que supondría “actuar contra los propios actos” ya que no puede considerarse nulo un signo distintivo en base al cual se ejercitaron acciones penales por la comisión de un presunto delito contra la propiedad industrial.

Para la resolución del procedimiento el Juzgado de lo Mercantil tuvo en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de Junio de 2009, (Asunto C-529/07), caso Lindt contra Franz Hauswirth, que dice en su parte dispositiva que «para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante (…) el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria.”

A la vista de la prueba practicada concluyó la Juzgadora que de contrario no había conseguido probarse el actuar doloso del actual titular registral toda vez que el registro marcario se llevo a cabo precisamente para impedir que terceros utilizaran indebidamente dicha denominación de forma fraudulenta lo cual benefició al fabricante durante todos los años que median desde la solicitud marcaria hasta la rescisión contractual, con lo que no podía declararse como probado que el fin último del distribuidor hubiera sido llevar a cabo una acción de bloqueo que perjudicara los intereses de la demandante.

De hecho, en la mayoría de procedimientos se exige que la carga de la prueba recaiga sobre quien alega ya que lo contrario puede suponer avocar a la contraparte a una suerte de –probatio diabólica- que conllevará tener que demostrar un hecho negativo como sería “no haber actuado de mala fe”, lo que conculcaría los principios que rigen los procesos.